【校友互助】专利基本知识介绍

飞龙世家 2018-03-09

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本文的内容提纲如下图：

由于前两节是专利的一些常识，与专业内容无关，所以这里不做赘述，直接从第三部分开始:

专利的定义：

专利是国家行政机关授予一项发明创造（技术方案）的专有权（独占实施权）。这里的发明创造可以是一种产品，也可以是为某个问题提供的一种新的技术解决方案。专利在有限的期间内为专利所有人的发明提供保护。

另一个相关的重要概念是专利权，专利权是指专利局依据专利法授予发明人或设计人在法定期限内对一项发明创造所享有的独占实施权，即禁止他人未经专利发明人或设计人的允许为生产经营目而实施其专利。

专利有如下三个特点：

1）专有性（公开换保护）：未经专利权人许可，他人不得制造、使用和销售

2）地域性：某一国家批准的专利只在某国受到保护

3）时效性：专利权只在一定的时间内有效

专利保护的对象（客体）

1） TRIPS（与贸易有关的知识产权协定）规定：应适用于所有技术领域中的任何发明，不论它是产品还是方法，只要它具有新颖性、创造性和工业实用性即可。

2）中国专利法第5、25条规定了不授予专利权的情况，专利法第2条定义了什么是专利法所称的发明创造。

专利权的权利主体

任何单位和个人都可以申请并取得专利权。

专利权主体享有的权利

§ 产品：未经专利权人许可不得制造使用、销售、许诺销售、进口专利产品

§ 方法：未经专利权人许可不得使用其专利方法以及使用、销售、许诺销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

专利保护的期限

发明专利20年，实用新型专利10年，外观设计专利10年

外观设计专利，2015年新增GUI图像界面，也可以申请外观专利

专利纠纷的处理

§ 对驳回专利申请不服— 复审程序

§ 认为授予的专利权不合法— 无效宣告程序

§ 专利侵权—法院，地方专利管理机关

现有技术的概念

根据专利法第二十二条第五款的规定，现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。现有技术包括在申请日（有优先权的，指优先权日）以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出过申请，并记载在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

判断新颖性时，应当将发明或者实用新型专利申请的各项权利要求分别与每一项现有技术或申请在先公布在后的发明或实用新型的相关技术内容单独地进行比较。

注意：不得将其与几项现有技术或者申请在先公布在后的发明或者实用新型内容的组合、或者与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比

判断创造性的标准

根据专利法第二十二条第三款的规定，判断发明是否具备创造性，应当判断发明是否具有突出的实质性特点，同时还应当判断发明是否具有显著的进步。

与新颖性“单独对比”的判断原则不同，判断创造性时，将一份或者多份现有技术中的不同的技术内容组合在一起对要求保护的发明进行评价。

创造性判断时常见技术启示：

(I)所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。

【例如】要求保护的发明是一种用铝制造的建筑构件，其要解决的技术问题是减轻建筑构件的重量。一份对比文件公开了相同的建筑构件，同时说明建筑构件是轻质材料，但未提及使用铝材。而在建筑标准中，已明确指出铝作为一种轻质材料，可作为建筑构件。该要求保护的发明明显应用了铝材轻质的公知性质。因此可认为现有技术中存在上述技术启示。

上面这个小例子，可以帮助大家理解什么叫公知常识，这个也是我们在经常看到审查员发出的审查意见通知书中经常使用的一个理由。

创造性判断时常见技术启示：

(II)所述区别特征为另一篇对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同,则认为现有技术给出结合启示。

例：要求保护的发明：设置有排水凹槽的石墨盘式制动器，所述凹槽用以排除为清洗制动器表面而使用的水。

发明要解决的技术问题：如何清除制动器表面上因摩擦产生的妨碍制动的石墨屑。

对比文件1：公开了一种石墨盘式制动器。

对比文件2：公开了在金属盘式制动器上设有用于冲洗其表面上附着的灰尘而使用的排水凹槽。

要求保护的发明与对比文件1的区别:发明在石墨盘式制动器表面上设置了凹槽;

该区别特征已被对比文件2披露。

由于对比文件1所述的石墨盘式制动器会因为摩擦而在制动器表面产生磨屑，从而妨碍制动。对比文件2所述的金属盘式制动器会因表面上附着灰尘而妨碍制动，为了解决妨碍制动的技术问题，前者必须清除磨屑，后者必须清除灰尘，这是性质相同的技术问题。

为了解决石墨盘式制动器的制动问题，本领域的技术人员按照对比文件2的启示，容易想到用水冲洗，从而在石墨盘式制动器上设置凹槽，把冲洗磨屑的水从凹槽中排出。由于对比文件2中凹槽的作用与发明要求保护的技术方案中凹槽的作用相同。因此本领域的技术人员有动机将对比文件1和对比文件2相结合，从而得到发明所述的技术方案。

因此可认为现有技术中存在上述技术启示。

问题: 比如说，我要是买来一个化工产品的专利了，专利书上会有详细的制造方法，或者说我依据这份专利书，就能制造出一模一样的产品吗？

原则上来说应该是可以的。但是专利权人在申请专利的时候往往会故意保留一些技术诀窍，例如化工产品的成分最优配比，制造工艺中的最佳温度或者其他关键环节的控制，都是在一个范围内的。严格按照专利说明书可以生产出这样的产品，但是产品性能能否到达最佳，难以保证。如果是在技术转让中包含了这项专利，技术转让合同中往往还需要约定出让方给予技术指导培训的义务。如果单纯为了防止产品侵权而购买的专利，我认为没有什么问题。

第五节专利申请策略

当今世界，现代企业之间的竞争体现为自主创新与核心技术上的竞争，并且相应地体现为专利上的竞争。众多跨国企业纷纷利用专利制度建立起层层技术壁垒和贸易壁垒，并在全球发起一轮又一轮的专利战。中国企业申请人必须面对这种全球知识经济一体化的新特点，只有充分熟悉并运用好专利制度这一市场竞争中的游戏规则，才能在残酷的市场竞争中立于不败之地。

另一方面，2008年6月5日国务院《国家知识产权战略纲要》的正式发布，明确提出了本国申请人发明专利年授权量进入世界前列，对外专利申请大幅度增加，到2020年实现我国自主知识产权的水平和拥有量能够有效支撑创新型国家建设的目标。专利申请量和授权量日益被各级政府重视，其中一些地方政府已将该地方的专利申请量和授权量纳入当地创新型社会建设的考核指标中。全国各省市地方政府也纷纷出台了各种类型的专利资助政策。由此，极大地推动了我国众多的企业申请专利并运用专利制度这一市场竞争武器的情

沿专利权的生命轴线梳理，专利策略可分为申请策略和运用策略。

专利申请策略包括：申请的类型、时间、地域，程序的选择、文件内容的构成等内容。利运用策略包括：专利权的保护、许可、转让、收购、融资以及因合作所需的评估等。

专利运用策略的实施基础是专利申请策略的实施结果；即：专利的运用有赖于专利申请的实施和专利授权的形态。专利申请策略的确定需要依据专利运用策略的目标，即：专利申请要以专利运用的目标为核心进行实施。

专利申请策略核心价值的实现有赖于匹配的高水平的专利申请文件撰写的支撑。

8种专利申请策略，分别一一进行介绍

1 占领技术制高点、保护核心技术的专利申请策略

随着我国大力鼓励创新活动，因此越来越多的企业在不同的技术领域拥有了在国内外该技术领域具有领先地位的创新成果。

基于我国和大多数国家的专利制度均采用先申请原则的前提下，配合研发进程，应该尽早地提出专利申请。特别是在竞争者多、竞争者与本企业研发实力相当、产品市场需求强、或者容易被模仿的情况下，对于特定的技术问题一旦有了可达到相应效果的完整技术方案，就应当及早提出专利申请。对于企业在科技研发中的各项成果，即使是阶段性的成果，也应该及时申请专利进行保护。

对于这种目的的专利申请，专利代理机构应当仔细斟酌权利要求的布局、维权的可行性、后续程序中权利要求的稳定性等，以期获得更大和更多的保护范围，更多的针对性，为企业争取更多的权益。

另外，必要时，还应考虑企业产业链形态或者技术发展周边延伸的可能形态，扩展其创新成果体现形式，通过一件专利申请中布局多个独立权利要求、匹配多种实施方式，或多个专利申请进行保护，或者采取后续程序中主动分案等方式，基于说明书的记载的内容，根据审查或者市场的情形调整权利要求。

2 系列申请逐步推进的专利申请策略

对于在某领域内处于技术领先地位的企业，可能会考虑其在该领域内提交专利申请的节奏，以期在该领域长期保持技术领先优势。由于专利申请文件中必须公布其技术方案，在企业技术秘密管理机制万无一失的情况下，对于所完成的发明创造，可以考虑逐步分时提出专利申请，以延长自身在该领域技术领先地位，同时在该领域持续拥有专利技术。

对于这种申请策略，应重点考虑系列专利内容的前后衔接、技术方案公开的程度等。即，在保证本申请技术方案完整、拥有专利三性的同时，还要给后来继续申请留有空间。另外，要注意出于此目的的专利申请提交后，应尽可能放缓步伐，例如不要求提前公开等，以便有足够的时间考虑后面的研发和专利申请策略

3. 增加数量、构建专利池的专利申请策略

在当代，衡量一个企业的经济实力、竞争能力已不单纯依据一些经济指标，越来越看重企业专利拥有量。企业之间的竞争从表面上看表现为市场的竞争，从实质上看则表现为技术的竞争，而技术的竞争实际上是争夺专利权的竞争。谁拥有的专利多，谁的技术力量就强，谁就掌握了生存的主动权，谁就能在市场竞争中处于优势。

从争夺市场份额，到专利诉讼，再到和解以及专利的交叉许可，专利拥有量都是无可争辩的筹码。对于大量的中国企业申请人而言，尚处于专利制度运用的初始阶段，以发展专利申请数量为主，将发明点进行拆分，申请多件专利，增加专利申请量，然后才是成本控制期，以有限的经济资源获得数量更多、质量更高的专利权，之后才可能进入创造利润期，通过专利授权和许可，实现专利权的商业价值。

这种拆分的专利申请策略，除了快速增加专利数量外，也使得说明书和权利要求书的内容具有很好的针对性，容易清楚地界定所保护的技术内容。因此，在专利许可贸易中，便于准确地定位专利许可交易的对象。另外，按照惯例，在专利价值评估也是按每件专利进行单独价值评估的。

对于这种申请策略，在准备专利申请文件时，应当对创新成果的发明点进行拆分，即使在多个发明点构成的技术方案符合专利申请单一性的条件，也尽可能将各个发明点独立申请专利，以增加专利申请数量，扩大申请人专利权的持有量。另外，还应注意多件专利申请的说明书、权利要求书相互之间的匹配，以及申请时间的掌控，避免出现相互抵触的情况。

4 与标准关联的专利申请策略

技术专利化、专利标准化的战略越来越被国内企业所接受或运用。

将专利纳入到行业、国家或国际标准中，在一定程度上有助于专利技术的推广，也有助于确立申请人在行业的技术地位，有助于抵御或减少申请人知识产权风险，当然也有助于申请人通过许可等方式获得更大的知识产权利益。许多发达国家、跨国公司和产业联盟都力求将自己的专利技术提升为标准，以求掌握市场的主动权、拥有行业竞争的话语权，从而获取最大的经济利益。但，由于标准的功效与专利不同，且标准制定的程序和表述规则与专利不同，因此如何将专利与标准相关联是问题的关键。有时，这在一定程度上与专利申请文件的撰写相关。

对于这种申请策略，需要注意专利申请文件中技术内容表达尽可能地与技术标准相一致。权利要求的技术特征应给出适度的上位概括或功能性限定，同时应该考虑在说明书中提供多种实施方式，布局逐步缩小限定范围的多项权利要求，提高授权和确权的可能性，也提高被认定为涉及标准的必要专利的概率。

另外，对于纳入国家标准的专利技术，如何界定侵权行为，以及侵权赔偿标准、许可费标准等，尚存行权风险。最高人民法院认为，专利权人参与了标准的制定或者经其同意，将专利纳入国家、行业或者地方标准的，视为专利权人许可他人在实施标准的同时实施该专利，他人的有关实施行为不属于专利法第十一条所规定的侵犯专利权的行为。专利权人可以要求实施人支付一定的使用费，但支付的数额应明显低于正常的许可使用费（见《最高人民法院关于朝阳兴诺公司按照建设部颁发的行业标准《复合载体夯扩桩设计规程》设计、施工而实施标准中专利的行为是否构成侵犯专利权问题的函》，颁布时间： 2008-07-08，发文字号： 2008]民三他字第4号）。因此，最保险的做法是，围绕该标准专利大量申请外围专利和衍生专利，使得在实施该行业标准的过程中，在该标准的上下游产品或技术上获取最大的专利收益。

5 “走出去”战略的专利申请策略

随着我国国家知识产权战略的推进，亦随着我国企业更多地进入国际市场，越来越多的企业申请人的专利申请项目在后续会申请国外专利，通常会要求优先权，在这种情况下，应考虑好与国外专利申请的衔接问题。

对于有些在中国不能被授予专利权的主题，例如以存储的内容为特征的存储介质、纯粹商业方法等，在其他国家是有可能通过专利权的形式给予保护的。如果针对这些主题有向国外申请专利的计划，则需要在首次提交中国专利申请时包含这些内容，否则可能会造成优先权的损失。

存储介质权利要求通常表现为以介质上记录的内容为特征。

【案例2-27】

权利要求：一种机器可读介质，其上存储有指令集合，当该指令集合被执行时，使得计算机可执行权利要求1至8中任意一个权利要求所述的方法。”

对于商业方法，目前在中国被作为不授予专利权的客体。这里所谓的“商业方法”，涉及商业活动和事务，比传统意义上的商业含义更为广泛，例如包括：金融、保险、证券、租赁、拍卖、投资、营销、广告、旅游、娱乐、服务、房地产、医疗、教育、出版、经营管理、企业管理、行政管理、事务安排等。

【案例2-28】

权利要求1. 一种用指纹识别进行消费积分奖励的管理方法，其特征在于：

通过指纹采集仪将客户预留的指纹信息输入终端计算机，产生客户消费号，并在终端计算机中存储；

再次通过指纹采集仪输入指纹信息时，终端计算机检索出客户消费号、消费信息；

通过终端计算机输入客户的消费信息，由服务器中的消费信息管理软件进行累积处理，将累积的结果传送至终端计算机；

当客户的消费达到某一指标时，由服务器中的消费信息管理软件计算出客户的奖金。

【案例分析】

该申请涉及一种用指纹识别进行消费积分奖励的管理系统和方法，适用于商场、超市、连锁店、宾馆、餐饮、娱乐等行业采用指纹识别进行消费积分累进奖励或折扣的营销管理系统和方法。所述管理系统对消费者消费的金额进行累积，当消费者消费的金额累积到一定数目时，返还一部分奖金给消费者，以便对消费者进行奖励，从而刺激其不断消费，以便使商家能够更为有效的留住该消费者，由此赚取更高的利润。权利要求1所请求保护的方法是利用已有的指纹识别技术来实现对网络消费客户的身份识别，借此实现对消费客户消费的统计与累积，以此用于消费积分奖励。故而权利要求1对现有技术的贡献就仅仅在于将现有的公知设备应用于对消费客户的消费信息进行统计与累积，当累积到一定金额时，返还一部分奖金给消费者，以便对其进行奖励。由此可见，以上内容所要解决的问题是商家如何能够更为有效的留住消费者，并刺激消费者不断消费，以便获得更高的利润。其所要解决的决不是技术问题。并且，通过上述奖励所能够达到的效果也仅仅是：使消费者在不断的奖金鼓励之下不断的消费，从而使商家获得更大的商业利益。可见，上述奖励方法所达到的效果亦不是技术性的，与现有技术的区别仅仅在于上述消费积分奖励方法。该方案实际上是利用已有的技术手段来完成一种商业规则的运作，在解决的问题和获得的效果方面对最接近的现有技术所做出的贡献是非技术性的，不是中国专利法保护的客体。

类似内容在美国是可以作为专利保护客体的。

6 与技术秘密保护相结合的专利申请策略

对专利申请项目本身或其中的部分技术内容要求保密而不公开的情形。常见有以下两种：

①发明创造中符合专利授权条件的大部分内容申请专利，但对其中的关键部件、核心参数等不在专利申请中披露，作为技术秘密来保护。

②发明创造中的某个相对独立的部分或某个配件申请专利，发明创造的整体配置则作为技术秘密保护。

在第①种情况下，竞争对手虽然能够依据专利说明书等资料实施该专利技术，但要达到较为理想的实施效果，仍然需要获取该技术秘密，才能实现最佳效果。这样就能够提高专利权人在签订许可或转让合同中的地位，实现更大的经济效益。在第 ②种情况下，发明创造必须整体实施才有商业价值，但是整体配置作为技术秘密并未在专利中披露。即使即使该技术秘密被竞争对手获悉，由于专利仍控制着产品部分细节或参数，他人要生产完整的产品，仍然需要和专利权人签订许可证合同。

原则上，对发明创造中容易为竞争对手仿造且不容易保密的部分申请专利保护，而对发明创造中技术难度较大且不容易仿造的部分作为技术秘密保护。但是要注意专利保护与技术秘密保护的各自利与弊

7 公开技术、排除自身专利风险的专利申请策略

在激烈的市场竞争中，专利申请成为一种可多方位运用的有效工具，通过申请专利阻击他人先于自己完成同类技术的研发并获得专利，已经成为企业在市场竞争中有效利用专利制度的一种有效的策略。

第一种情况，企业自身在申请专利时并未完成技术研发，但是已经明确了该技术研发的方向和一些关键点、重要参数等，即尽快提交专利申请，以期在技术发展方向上获得先机，避免因竞争对手获得该技术的专利，而限自身于被动。这种情况下，并非一定要自己获得该专利权。

第二种情况，企业出于排除竞争对手可能的潜在周边技术专利导致对于其主业的影响，需要就其非核心技术采取公开的方式贡献社会，申请专利是最佳方式之一。

第三种情况，企业主动通过专利申请公开信息，迷惑或者误导竞争对手，让竞争对手不清楚本企业的技术发展方向从而无法跟踪自己的发展，而不是考虑如何获得这些专利权或者在将来会使用这些专利权

8 同时申请发明与实用新型策略

申请人既希望将发明创造申请发明专利以获较长时间的保护，但同时又希望能尽快获得专利权，这种情况下可以采取申请发明专利的同时，同一天再提交一份实用新型专利申请的策略。

在我国，实用新型专利不需要进行实质审查，申请后通过初步审查即公布并授予专利权。虽然我国不允许发明和实用新型的重复授权，但是根据2010年新修改的《专利法》和《专利审查指南》的规定，申请人可对同一发明创造同时申请发明专利和实用新型专利，并在专利申请请求书中作出相关声明。在实用新型专利权被授予后，对发明专利申请授权之前，允许申请人通过放弃之前授权的实用新型专利权的方式来获得对发明专利权的保护。

由此，实现了就同一发明创造分两个阶段进行较长时间分别保护的目的。也即在第一阶段：先获得实用新型专利授权，使用实用新型专利权进行保护。目前国家知识产权局采用了电子申请与电子审查系统，对于实用新型专利申请，一般半年左右即可授权，从而实现申请人所期望的发明创造尽快被保护的目的。然后是第二阶段：在发明专利申请的实质审查阶段，放弃在先的实用新型专利权，获得发明专利授权，改为在之后的年限中使用发明专利权进行保护。

实际上，实用新型与发明在专利权的行使上并无法律上差别，有时运用得当，实用新型所获得的经济利益也丝毫不逊色于发明专利权。2009年4月15日，浙江正泰集团股份有限公司诉施耐德电气低压（天津）有限公司侵犯正泰集团专利号为ZL97248479.5、名称为“一种高分断小型断路器”的侵权纠纷案，以调解的方式在浙江省高级人民法院落下帷幕：双方签订了“全球性和解协议”，施耐德公司赔偿正泰集团1.575亿元人民币。而正泰集团的该项专利权即是一项实用新型专利权。

需要说明的是：由于技术领域不同、技术创新程度不同、市场环境不同、企业发展阶段不同，导致各企业包括专利申请策略和运用策略在内的专利战略不尽相同，合格的代理机构应当能够根据申请人不同的专利申请策略，撰写出合适的专利申请文件，充分发挥专利申请时间、程序、说明书、权利要求书各自的功效，相互配合实现其专利申请目的。多数情况下上述几种策略本身可能需要同时体现，相互交叉、综合使用

PCT的好处在哪里呢？

（1）程序简单方便了。

对于中国境内的申请人来说，用不着把PCT申请提交给国际专利局，只需要把申请提交给中国国家知识产权局即可，因为国际局授权中国专利局可以受理PCT申请。由此可见，中国的专利申请人要申请其他国家的专利方便了很多，通过PCT途径申请美国专利也不需要万里迢迢地跑到美国去递交申请了，只需要到位于北京的中国国家知识产权局就可以递交PCT美国专利申请。

（2）缓冲时间延长了。

优先权只有12个月，意思是在第一项专利申请之后的12个月内必须向目标国家提出专利申请，否则就不能要求优先权了。但是通过PCT途径申请外国专利，可以在PCT专利申请的优先权日起30个月内决定是否向目标国家申请专利。

在这30个月之内，受理PCT申请的专利局会进行初步的检索和审查，告知申请人该项专利的授权前景如何，申请人可以进行一定的修改，还可以在30个月的期限内充分考察目标国家的市场前景，考虑申请专利是否赚钱。

（3）费用也降低了。

如果按照优先权12个月的要求，申请人必须在12个月内向目标国家缴纳申请费，申请10个国家就得缴纳10个国家的申请费。

但是按照PCT专利申请，申请人有充分的时间考虑到底申请哪些国家的专利，在30个月之内，申请人足以发现向某些目标国家申请专利是否合算，如果不合算，就可以不缴纳该国的申请费，所以会节省较大一笔费用。

问

美国的专利费用很高啊，10来万？

答：

不固定，跟专利复杂程度有关，通常应该不到10万，并且包括律师费在内

问

如果任职期间有发明专利。那么离职后是否可以使用该专利呢？