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恒都律师事务所是一家以资本市场、知识产权、商业诉讼为核心业务的顶尖的综合性律师事务所，专精于为客户解决最重要的问题。 第713期 编号：HDFYSYSS2018713 单位｜恒都商业诉讼事业部 作者｜商标侵权专业组 梁广 编者｜恒都微信运营团队 商标纠纷案件中有一类案件比较特别，在这类案件中有些相似商标的权利人曾经同属于一个企业主体，后来因为该企业改制、并购、分立或转让等历史原因，造成原本同属于该企业主体名下的商标分属于不同主体，在后来的经济活动中产生商标纠纷。还有一种情况，就是不同市场主体，由于合作关系共同分享某一商标权利，合作关系结束后发生商标纠纷。 这类案例随着社会发展会不断显现，一方面由于我国上世纪实行的国企改制、分立等因素造成原本同属于一个企业的商标分别被不同主体拥有，随着改制、分立后的企业发展壮大，对自身商标权的不断重视，企业倾向于采用法律手段保护自身的利益，产生大量商标纠纷。另一方面，随着我国市场经济不断活跃，市场主体不断增加，市场主体之间的合作与分家都是很普遍的市场行为，导致一些商标纠纷。在这些案件中，“历史渊源”成为法院审理案件需要考虑的重要因素之一。 一、背景案例介绍 （2016）最高法行再73号 一案，再审申请人哈尔滨市东祥金店有限责任公司，被申请人商评委、辽宁东祥金店珠宝有限公司。 争议商标为第6914779号“哈东祥HaDongXiang”，引证商标一：第1403659号“東祥DONGXIANG及图”，引证商标二：第3361625号“東祥”商标，引证商标三：第4264775号“东祥金店DONGXIANGJEWELLER'S及图”。 商评委阶段认为，考虑到历史渊源关系，争议商标与引证商标不构成近似商标，争议商标予以维持。 一审阶段法院认定，争议商标与引证商标构成近似商标，撤销了商评委决定，要求商评委重新裁决。 二审阶段法院驳回上诉，维持一审判决。 最高院再审审理后认为：“早在1949年，中国人民银行东北区行分别在哈尔滨和沈阳设立国营金店，均以‘东祥’为字号，……哈尔滨东祥金店与沈阳东祥金店各自使用‘东祥’标志的历史渊源是客观存在的，相关公众对二者之间存在一定关联的认识也与该历史渊源有关。……哈尔滨东祥金店与沈阳东祥金店双方分别经过改制、债权转让等程序成为或者设立目前的哈尔滨东祥公司和辽宁东祥公司，应当在尊重历史、分享成果、诚实信用、公平竞争的前提下使用各自的商标，尽可能彼此区分，共同发展。” 最终最高院认定：“商标评审委员会考虑哈尔滨东祥公司和辽宁东祥公司的历史渊源从而维持争议商标的注册是正确的，一、二审法院单纯考虑商标标志和服务的近似以及类似，未全面考虑哈尔滨东祥公司对“东祥”标志拥有的正当权益，片面适用法律，本院予以纠正。” 二、分析评论 1、《商标法》以及相关司法解释中对于近似商标的判断没有明确关于商标历史因素的考量规定。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》法释〔2002〕32号对于近似商标的判断规定集中在第九条、十条、十一条、十二条，其中第十一条: “商标法第五十二条第(一)项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品……”然而，对于具有历史渊源的诉争商标和引证商标，其指定的商品也往往在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同或相近，恰恰是存在特定历史联系。因此，审理具有历史渊源的商标纠纷案件中，法院需要在这个问题上寻求突破，不能片面适用法律规定。 2、最高院对于商标近似纠纷案件中考量历史因素实际是对商标近似认定的新的扩展，但仍在法律规定的范围内。 最高院在商标纠纷中对于近似商标的判断考虑历史因素是公平原则的体现，尽管相关法律、司法解释没有明确对近似商标历史因素的考量规定，但笔者认为最高院的判决仍然在相关的司法解释范围内。 《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》法释〔2002〕32号第十条：“人民法院依据商标法第五十二条第(一)项的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：……(三)判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。”该司法解释中，明确要求“判断商标是否近似应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度”。笔者认为，如果诉争商标和引证商标具有一定历史渊源，往往具备一定的相似因素，这样一来，引证商标的显著性将会受到影响，从这个角度来看，最高院以历史因素为依据来判断商标是否近似，其本质仍然是考察商标的显著性，即：具有历史渊源的商标，法院会认为请求被保护的商标的显著性低，只要尽可能做到一般的区分，最终结果往往不构成近似商标，因此，最高院的判断依据仍然在司法解释规定范围内。 3、最高院在审理其他知识产权案件中也用到历史因素，例如：（2016）最高法民申1405号案件，本案主要背景是：合肥市大光明眼镜店早在1989年就以“大光明”作为企业字号取得营业登记。2000年1月3日，合肥金宝集团公司向合肥市工商行政管理局出具函件称，为落实国有资本从一般性行业逐步退出的政策要求，经批准合肥市大光明眼镜店由其职工吴尚龙承包经营，重新组建合肥大光明公司。据此，合肥大光明公司使用“大光明”字号系经合肥市大光明眼镜店上级主管单位批准，属于合法承继“大光明”字号及其相关商誉的权利主体。 最高法院最终支持了原审法院在审理中综合考虑历史原因、公平竞争等实际情况的作法，认为：“合肥大光明公司在其经营店铺招牌、销售眼镜所附带的眼镜盒、眼镜布以及配镜单上长期使用“大光明”“大光明眼镜店”文字，已在相关市场具有一定知名度，形成与浙江大光明公司注册商标可以区分的标识效果。原审法院综合考虑历史原因、公平竞争等本案实际情况，认为不应当认定合肥大光明公司前述行为构成商标侵权的意见，并无明显不当。” 三、现实意义 综上，在办理类似案件中，最高院的判决使得历史因素可以作为商标纠纷或其他知识产权纠纷中不构成近似商标或不构成侵权的抗辩理由，这对于我国在国企改制或者企业并购、分立等过程中造成原本类似的商标资源划分属不同市场主体后产生的商标纠纷具有很强的指导意义。 |
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