本案来源于最高人民法院知识产权案件年度报告（2019）摘要之29，涉及基于同一技术方案的两项专利申请的新颖性和创造性判断。本案中，二审法院基于涉案200720080253.X号“仿真滑雪地毯组合单元'实用新型专利与尖锋申请的200710049481.5号“仿真滑雪地毯组合单元'发明专利技术方案相同，而后一专利申请已被国家知识产权局审查认定为权利要求1-5,9不具备新颖性，权利要求6-8,10不具备创造性，并最终因尖锋未在审查意见通知书规定的期限内答复为由视为撤回的事实，认定涉案专利权利要求1不符合授予发明和实用新型专利权应当具备的新颖性、创造性、实用性的要求，不属于专利法的保护范围，并在此基础上认定被诉侵权产品属于正当使用，小牛公司、采薇公司未侵犯涉案专利权。星奥公司申请再审称，（一）二审法院审理程序错误。小牛公司对被诉侵权产品是否实施了现有技术应当是知晓的，且其用于进行现有技术抗辩的证据在一审前已经形成，小牛公司在一审阶段具备取得该份证据的能力。然而其在一审时并未提出现有技术抗辩，在提起上诉时也没有提供相关的证据，而是在二审庭审中才提出现有技术抗辩及相关证据。二审法院超出一审审理范围进行审理并采纳相关证据错误，不符合《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十四条的规定。（二）二审法院适用法律错误。退一步而言，二审法院在审理现有技术抗辩过程中也没有按照相关司法解释进行审理，没有审查被诉侵权产品是否与现有技术相同，是否无实质性差异。二审法院并没有审查专利是否具备新颖性、创造性和实用性的职能。综上，二审法院审理程序及适用法律错误。请求提审或者指令山西省高级人民法院再审。上述第一个问题，非常典型，最高法院认为小牛公司在二审庭审期间提出现有技术抗辩并提交相关证据并无不当。上述第二个问题，较为特殊，最高法院认为申请人以同一技术方案同时申请发明和实用新型专利，专利审查部门在审查意见通知书中确认某一专利申请的权利要求不具备新颖性或创造性的事实，不属于“无需举证的事实”，不能据此直接认定另一专利申请也不具备新颖性或创造性。
案例：北京星奥科技股份有限公司与太原市采薇庄园特色农业开发有限公司侵害实用新型专利权纠纷再审案
案号：最高人民法院（2019）最高法民申3185号来源：最高人民法院知识产权案件年度报告（2019）裁判要旨：基于同一技术方案的两项专利申请的新颖性和创造性判断申请人以同一技术方案同时申请发明和实用新型专利，专利审查部门在审查意见通知书中确认某一专利申请的权利要求不具备新颖性或创造性的事实，不属于“无需举证的事实”，不能据此直接认定另一专利申请也不具备新颖性或创造性。本院经审查认为，本案再审审查的焦点为：（一）小牛公司能否在二审庭审期间提出现有技术抗辩及提交相关证据；（二）二审法院关于小牛公司、采薇公司不构成侵权的认定是否正确。
关于焦点（一），《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十九条第一款规定，当事人在法庭上可以提出新的证据。《最高人民法院关于适用的解释》第一百零二条第二款规定，当事人非因故意或者重大过失逾期提供的证据，人民法院应当采纳，并对当事人予以训诫。鉴于据以主张现有技术抗辩的现有技术范围较为广泛，包括在先专利文献、在先公开使用的技术等。对于与被诉侵权人无关的现有技术而言，其在获取的途径、方式等方面存在一定的难度，故不宜对被诉侵权人以过高要求，轻易认定其故意或者存在重大过失逾期提供证据。现星奥公司并无证据证明小牛公司存在故意或者重大过失逾期提供证据的情形，故小牛公司在二审庭审期间提出现有技术抗辩并提交相关证据并无不当。
关于焦点（二），首先，国家知识产权局针对某一专利申请作出的审查意见通知书中确认的该专利申请技术方案不具备新颖性或者创造性的事实，对另一专利而言不属于《最高人民法院关于适用的解释》第九十三条规定的无须举证证明的事实。二审法院基于涉案200720080253.X号“仿真滑雪地毯组合单元'实用新型专利与尖锋申请的200710049481.5号“仿真滑雪地毯组合单元'发明专利技术方案相同，而后一专利申请已被国家知识产权局审查认定为权利要求1-5,9不具备新颖性，权利要求6-8,10不具备创造性，并最终因尖锋未在审查意见通知书规定的期限内答复为由视为撤回的事实，认定涉案专利权利要求1不符合授予发明和实用新型专利权应当具备的新颖性、创造性、实用性的要求，不属于专利法的保护范围，并在此基础上认定被诉侵权产品属于正当使用，小牛公司、采薇公司未侵犯涉案专利权缺乏法律依据。其次，《中华人民共和国专利法》第六十二条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第一款规定，被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。根据上述规定，认定本案现有技术抗辩是否成立，应当将被诉侵权产品与现有技术对比，看其全部技术特征与一项现有技术方案中的相应技术特征是否相同或者无实质性差异。二审法院在小牛公司提出现有技术抗辩的情况下，未将被诉侵权产品与现有技术比对，遗漏了小牛公司的诉讼理由。据此，二审法院应当将被诉侵权产品与现有技术进行比对，以确定小牛公司提出的现有技术抗辩是否成立。 （审理法官：张志弘 江建中 曹刚）
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