企业字号不正当竞争案件中商标与字号共存判断的再思考

——评“伊犁金茂新天地”商标侵权及不正当竞争案

作者 | 赵刚、王叶子  北京市中伦律师事务所

企业名称是一个企业区别于其他企业的文字符号，而企业名称中的“字号”又是除了企业所在地行政区划、行业或经营特点、组织形式要素之外，最具识别性且具有一定经济价值的显著标志。在当前众多涉及企业字号的不正当竞争案件中，对于部分成立时间较早、存续时间较长的被诉侵权企业，司法机关在判断其是否构成字号不正当竞争、是否应当要求其变更公司名称时往往更加慎重，以平衡商标权与字号权之间的权利冲突。

在字号不正当竞争案件中，法院审查核心之一即判断权利人据以主张权利的商标权形成时间与侵权人将该字号作为企业名称注册时间相比孰先孰后。如果权利人商标权形成在先，那么侵权人在后使用该字号可以构成不正当竞争；反之，基于保护在先合法权益原则，则可能不构成不正当竞争。实践中，先后时间点的判断不总是十分清晰，当被告成立时间较早、其关联主体都在使用该字号且使用情况较为混乱时，被告对有关标识的使用是否属于在先使用、以及是否只要使用在先就一定能够阻却他人使用或者是否可以构成真实的权利冲突并作为有效抗辩的合法事由等问题引发了诸多讨论。在“伊犁金茂新天地”商标侵权及不正当竞争案件中，两审法院对判断原告“金茂”商标与被告所谓“金茂”字号能否共存时的考量因素、字号在先使用抗辩事由的成立、企业字号权益承继等问题作出了细致分析，非常具有启示意义。

相关判决：综合案例丨新疆三公司擅将“金茂”作为企业字号注册使用，法院认定构成不正当竞争

案件基本情况

原告上海金茂投资管理集团有限公司（下称“原告”）拥有第1507872号“金茂 JINMAO”商标和第4886500号“金茂”商标（以下合称“权利商标”）注册商标专用权。权利商标分别于2001年1月14日、2009年5月14日被核准注册在第36类不动产管理、不动产中介、不动产代理、不动产出租等服务上。其中，“金茂 JIN MAO”商标曾于2010年被认定为不动产领域驰名商标。多年以来，原告及其关联公司在房地产开发建设等服务领域使用上述商标，在全国开发众多“金茂”房地产项目。被告新疆金茂企业集团有限公司、新疆金茂实业有限公司、新疆金茂实业有限公司伊犁分公司（以下合称“三被告”）擅自将“金茂”作为字号注册使用，对外开展房地产业务，该案中三被告还将其在新疆伊犁地区开发的房地产项目命名为“伊犁金茂新天地”宣传、销售。原告起诉三被告将“金茂”作为企业字号注册使用的行为构成不正当竞争。一、二审法院均认定相关行为构成不正当竞争，并判令三被告进行公司名称变更登记且变更后的公司名称中不得含有“金茂”。该案中，两审法院对三被告提出的企业名称经多年使用已形成稳定市场秩序、三被告关联公司在先使用金茂字号故不构成不正当竞争的抗辩作出了详细回应与分析。

成立早、存续时间长的侵权企业注册使用相关字号时是否具有主观恶意，是权利冲突下判断商标与字号能否共存的重要考量因素

该案中，三被告提出其企业名称已经过多年使用形成了稳定市场秩序，意图争取法院不予支持原告要求更名诉求、允许其继续使用“金茂”字号。从成立时间上看，被告新疆金茂企业集团有限公司、新疆金茂实业有限公司、新疆金茂实业有限公司伊犁分公司分别成立于2007年、2004年、2008年，距今均已超过十年。但该种情况下，一审法院并未仅仅依据三被告成立时间久、使用“金茂”作为企业字号时间长的事实情况就对原告金茂商标与被告金茂字号共存予以支持，而是详细审查了权利商标核准注册之前原告对于“金茂”的使用证据以及三被告在先知晓“金茂”品牌的可能性，以判断三被告一开始将“金茂”作为字号注册使用是否具有主观恶意。

经审查，法院认为，事实上在原告第1507872号“金茂 JINMAO”商标于2000年1月申请注册之前，原告关联公司开发建设的上海“金茂大厦”至少于1994年就已经在对外宣传推广中使用“金茂大厦”名称，且自1994年起原告及其关联公司在全国范围内开发、销售、运营了众多以“金茂”命名的房地产项目，具有较高知名度。而三被告成立时间、首次在房地产项目上使用“金茂”字样的时间均晚于上述时间。另一方面，三被告提出的其成立在先的关联公司新疆金茂房地产开发有限公司设立时的股东之一即成立于2000年的上海菲达公司本身就是一家在上海从事房地产业务的公司，并且被告新疆金茂企业集团有限公司的法定代表人陈某还曾于1995年在上海创办公司。综合种种事实，法院认为三被告作为与原告具有竞争关系的房地产企业，对上述情况理应知悉并应予避让，却依旧使用“金茂”作为企业字号，具有主观上的恶意，易使相关公众对服务来源和公司关联关系产生混淆，构成对原告的不正当竞争。

该案中三被告一开始将“金茂”作为字号注册使用的行为便不具有合法合理性，故即便三被告成立至今已逾十年，也不应因其“违法使用”行为持续时间长就贸然允许被告“金茂”字号与原告“金茂”商标（金茂同样也是原告字号）共存，更不能因为已经过长时间使用就忽视了其“毒树之果”本质，视之为合理。该案法院将“侵权企业在注册使用字号时是否具有主观恶意”作为权利冲突下判断商标与字号能否共存的重要考量因素，契合了全国各地司法机关在处理涉及成立时间较久企业的字号不正当竞争案件中形成的较为统一的判定标准，从务实角度考虑，也更有利于以判决方式真正制止并防止后续混淆的发生。

企业字号权益并非法定权利，不因为“注册使用”在先而当然构成“在先权利”，也不因对外授权或关联企业股东间具有亲属关系而发生当然承继

该案中，三被告提出案外人新疆金茂房地产开发有限责任公司（下称“案外人”）自2000年12月成立时起即注册使用“金茂”字号，三被告使用“金茂”字号系基于案外人的在先使用，且案外人已授权三被告使用“金茂”字号且四家公司实际控制人均为陈某、股东之间也存在亲戚关系，故三被告使用“金茂”字号合理合法，不构成不正当竞争。对此，法院认为，虽然经过一定时期的使用且具有一定影响的企业字号，可以视为企业名称受到我国《反不正当竞争法》的保护。但是，企业字号不是法定的民事权利，不能通过授权进行承继，亦不能因股东之间的亲戚关系而当然承继。故即使案外人和三被告的实际控制人均为陈某，三被告也不能因此或者因股东之间的兄弟、亲戚关系承继使用案外人新疆金茂房地产开发有限责任公司的企业字号。法院对三被告字号在先使用抗辩成立与否和所谓字号权益能否通过授权或亲属关系而承继等问题作出的认定，对于此后类似案件具有较高参考价值。

首先，在判断企业字号权益能否构成“在先权利”上，法院认可企业字号可以作为一项权益受到我国《反不正当竞争法》的保护，但也同时指明了该种“字号权益”并非类似于商标权、著作权等绝对的法定权利，而是需要经过一定时期使用并达到具有一定影响力才可以成为受到我国《反不正当竞争法》所保护之权益。因此该案中，即便案外人是于2000年12月成立，但三被告始终未能提供任何证据证明自案外人成立时起至其注销期间，其注册使用的“金茂”字号已经具有一定影响力并成为受到《反不正当竞争法》所保护的字号权益，故三被告主张的所谓“在先权利”在本案中无法成就。

其次，在判断“字号权益”能否通过授权或亲属关系承继上，法院再一次明确“企业字号”的法律属性即其并非法定民事权利，是无法像注册商标权一样通过许可方式授权他人合法使用（即授权行为本身不产生权益），更不能因股东之间具有亲属关系而当然承继。该认定准备把握了我国《反不正当竞争法》将“字号权益”作为客体保护的内涵，避免了相关权益保护范围的不当扩张。实际上，“企业字号”之所以能够作为一项合法权益被纳入《反不正当竞争法》的保护范畴，在于企业通过对字号长期、大量的使用、宣传，使其承载了特定商誉，从而能够起到识别商品或服务来源的作用，并具备了独特的经济价值与商业属性。该种情况下，企业长期经营过程中所积淀的商誉与该企业本身是密不可分、对应性极强的。故即便该企业授权其他企业使用其字号，被授权企业也不能当然承继该字号产生的商誉，而仅有在具备特定条件如字号使用从未中断、被授权主体积极使用原字号等情况下才可能发生商誉承继的后果。当然，更重要的是，该案中案外人本身对于“金茂”字号的使用就不构成我国《反不正当竞争法》所保护的权益，因此案外人使用的字号本身也就不具备可承继性，“毒树之果”本身缺乏权益承继的合法性基础。

最后，在判断是否只要在先使用了字号就能够阻却他人使用（或维权）这一问题上，法院通过判决结果表明单纯的字号使用在先既无法阻却他人使用，也无法作为自己不侵权的当然抗辩理由，关键还是要看被告是否早于权利人使用该字号或字样并形成合法权益。在商标侵权案件中，被诉侵权人援引我国《商标法》第五十九条第三款进行在先使用抗辩时，多数法院不仅要求被诉侵权人在商标注册人申请注册商标之前使用该商标，还要求其先于商标注册人使用，即采用“双重优先”原则。究其根本，主要是因为如果仅仅要求被诉侵权人在权利人申请商标之前使用该商标，便无法排除侵权人在知晓权利人使用相关标识、但相关标识还未被注册为商标之时故意实施攀附行为的情况，可见实践中“双重优先”判定原则呼应了我国《商标法》对于注册商标采取的强保护。虽然该案中三被告主张的是“字号在先使用抗辩”，但道理是相通的。即便案外人将“金茂”作为企业字号注册使用的时间先于权利商标申请注册时间，法院也仍需进一步考察案外人将“金茂”作为字号注册使用的时间是否早于原告使用“金茂”字样时间，以明确三被告使用“金茂”的主观意图。实际上，无论是一审还是二审判决，都着重强调了原告1994年建设的上海金茂大厦知名度，强调了原告自1994年起即在房地产领域大量使用“金茂”字样的实际情况。这种强调并非将1994年建设的上海“金茂大厦”作为知名商品特有名称作为在先权益予以独立保护，而是对字号在先使用抗辩下“双重优先”原则的另一种运用，也印证了无论进行商标在先使用抗辩还是字号在先使用抗辩，值得法律所保护的“在先使用人”都应当是符合“双重优先”原则下的绝对善意人。