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保护在先权利原则与专利法体系的调和
——由"汽车"外观设计专利权无效宣告请求案[1]引发的法律思考保护在先权利原则作为一项司法原则，早年就成为我国司法机关[2]和行政机关[3]的共识。另外，《与贸易有关的知识产权协议》中（即TRIPS）也有类似的规定[4]。我国通过立法将保护在先权利原则纳入知识产权法，肇始于在2000年前后因应加入世界贸易组织对专利法和商标法的第二次修改[5]。 2001年《专利法》第23条规定“授予专利权的外观设计，不得与他人在先取得的合法权利相冲突。” 2008年第三次修正的《专利法》第二十三条第三款规定："授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。" 同时，2001年《商标法》在第9条第1款规定：“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”在第31条[6]规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。” 但如何确定在先权利，或者说，对于在先权利的客体与在后外观设计专利权之间的关系，从"汽车"外观设计专利权无效宣告请求案（以下称本案）看，尚未引起学界与实务界的重视，对这个问题的不同回答和解读，攸关保护在先权利原则与专利法自身的立法旨趣的协调，此外，更值得深思的问题是，保护在先权利原则是否有必要引入专利法中，还有深入探讨的空间。 雷诺两合公司拥有ZL 202130363449.5号外观设计专利，该案的申请日为2021年 06月11日，2021年12月21日获得授权。 该专利在车轮中央及货箱的后侧中部，都设置图案 ，这也是汽车类商品经常设置商标的位置，客观上起到了商标标识的作用。华人运通控股（上海）有限公司在第12类商品（包括汽车）上拥有第 33004007 号注册商标“ ”，核准的商品项目包括：机车、汽车、汽车轮胎等，注册有效期限自2019年12月07日至2029年12月6日。因此，华人运通控股（上海）有限公司（下称请求人）于2022年1月20日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由之一是，以其在先注册的商标权为在先权利，认为涉案专利不符合专利法第23条第3款关于“不得与他人在先取得的合法权利相冲突”的规定。国家知识产权局在第57220号决定中认为，认定商标相同或者近似应以相关公众的一般注意力为标准，涉案专利的上述图案和在先商标的图形基本一致，均给相关公众以一条线段居中分开一个括号的整体视觉印象。两者的相同点在于：均由两段对称弧线形成括号形，括号形居中设置一条线段，线段上下端均超越了括号缺口。两者的主要区别在于：（1）在先商标“”商标图形与地面水平线垂直，涉案专利使用的图案与地面水平线倾斜向上呈45度角；（2）涉案专利的两段弧线略长，在先商标的两段弧线略短。涉案专利的线段的两端平直，在先商标的线段的两端略倒角。对于上述区别（1），两者虽然角度虽然不同，但一方面，当两者都设置在车轮中央时，由于在车轮行驶时图案的角度随之变化，行驶后停止时图案角度也是随机的，在车轮行驶或者停止至一定角度时涉案专利的图案的角度与在先商标是相同的，另一方面，图案的角度也会随相关公众的不同视角而不同，正如证据4和证据9的如下附图所示，从侧面拍出的照片显示在先商标也是有倾斜角度的。同理，相关公众从侧面一定角度观察涉案专利的图案的角度也会与在先商标相同，因此在实际使用时相关公众难以区分两者角度的不同；对于上述区别（2），两者弧线虽然略有长短，但整体均近似括号形，两者的线段虽然有是否略微倒角的不同，但整体均近似长条形，上述区别均属于相关公众施以一般注意力难以觉察的细微差异，两者仍均给相关公众以一条线段居中分开一个括号的整体视觉印象。因此涉案专利的上述图案与在先商标构成近似。2001年6月最高人民法院发布的《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十六条规定：“专利法第二十三条所称的在先取得的合法权利包括：商标权、著作权、企业名称权、肖像权、知名商品特有包装或者装潢使用权等。”由此可见，专利法意义上的“在先取得的合法权利”的范围，是指除外观设计专利权[7]之外的其他知识产权权利或权益。外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。根据上述规定，外观设计的客体是指对产品做出的新设计。其具体为“形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合”。那么，接下来面临的问题是，“商标权、著作权、企业名称权、肖像权、知名商品特有包装或者装潢使用权等”在先权利，其与外观设计专利权在客体上属于相同（相似）的表达，即应具有可比性，否则，“权利冲突”无从谈起。先从著作权说起，著作权的客体为作品。其中，包括文字作品、绘画、摄影、音乐作品等。例如著名画家刘继卣的“武松打虎”画作，曾用作某酒厂的注册商标，如果酒瓶上贴有该画，那么，酒瓶也可以成为外观设计的客体。至于“肖像权、知名商品特有包装或者装潢使用权”等，其表现形式为图像或图案，其客体表现与上述著作权一样。而企业名称权，其客体表现与下面的关于商标的分析相仿，本文不再展开。一般而言，商标[8]分为平面商标与立体商标，平面商标中，又包括文字商标与图案或图形商标，或者两者的组合。文字商标又可以分为中文文字与外文文字商标。图案商标则更加普及，例如腾讯公司的“企鹅”图案。图形商标的客体就是图形，例如李宁公司的“松鼠尾巴”状的图形，由英文大写字母“L”变形而成，颇具有动感。在某些情况下，商标与外观设计的客体具有可比性。例如瓶子，既可以成为立体商标，又可以是外观设计。又比如，红色高跟鞋[9]，其红色鞋底既可以作为商标，也可以成为局部的外观设计。两者的客体具有同一性。对于文字商标，例如字母组合的商标，也可以做成“皮带扣”，将整个皮带扣做成字母形状，或者皮带扣的正面（局部）表现为该字母组合的“图案”。特别要指出的是，并不是所有商标客体都可以成为外观设计的客体。例如本案中，在先权利为“”的图形商标；而涉案专利为一款新能源汽车。两者在客体表现上差别巨大，具体分析将在本文后面展开。涉案专利请求保护的是名称为“汽车”的产品，其车轮中心处和后备箱中部标有图案，该图案属于起到标识作用的LOGO。在先商标核定适用商标类别包括“汽车”，为图形商标“ ”。从专利法的视角看，涉案专利的客体是专利文件中的“汽车”整体，而在先权利仅仅是图形商标。无论是从专利法中的“一般消费者”，还是商标法中的“相关公众”来看，一个图形商标可以与整个“汽车”相冲突的说法，不符合日常生活常识和逻辑。在本案中，合议组显然是以涉案专利中的图案与图形商标“”相比，并找出了共同点与区别点，这种比对基础是否属于判断权利冲突的法理前提，值得商榷。本质上，这种做法属于对基础事实进行“人为剪裁”，即实际上是将“汽车”的专利权客体做了“裁剪”，取其中的的图案当作比较对象。而根据专利法的规定，外观设计的保护范围是“以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准”，“该产品的外观设计”是该汽车的整体体现，不是其中的图案。因此，为了比对而进行“人为剪裁”，等于改变了基本事实，该做法违反日常生活常识，也缺少法律依据。因此，本文认为，本案不存在在先权利与涉案专利的权利冲突。如果非要用“权利冲突”的说法，至多是在先商标权与图案之间的冲突，但这类冲突并不是专利法所规制的内容，适用专利法第二十三条第三款的规定，明显是“削足适履”。本案审查过程中的具体争点在于专利文件中的图案是否与在先的商标权相同或相近似，而审理此案的合议组隶属于专利行政机关。对于外观设计专利的内容，判断主体为“一般消费者”，对于商标权的内容，判断主体为“相关公众”，一个是专利法中“法律拟制”的人，一个是商标法中“法律拟制”的主体，试问，这两个主体是否有相同的法理意涵？两种判断主体在同一个案子相遇，着实让合议组为难。本案合议组在“决定要点”中写道：“涉案专利的上述图案和在先商标基本一致，均给相关公众以一条线段居中分开一个括号的整体视觉印象。两者虽然倾斜角度虽然不同，但在实际使用时难以区分。因此，涉案专利的上述图案与在先商标构成近似。涉案专利未经请求人允许，在相同类别商品的相同位置或者该类商品经常设置商标的位置上均使用了与请求人的在先商标近似的图案，易使相关公众对对相应商品的来源产生混淆，因此，涉案专利与在先商标相冲突，其实施会侵犯在先商标权，不符合专利法第23条第3款的规定。”可见，合议组完全倒向了商标法一边了。作为专利行政机关，若冲破职权分离主义的藩篱，采用与专利法同位阶的商标法审理专利无效案，则不符合行政法的一般原理。尽管商标局与专利局同在国家知识产权局麾下，但两者据以行政执法的法律渊源不相同，两者在行政职权上“井水不犯河水”，合议组的做法也是无奈。背后的原因在于保护这类权利冲突问题不是专利法体系中的内容，专利法第23条第3款的规定是在专利法第二次修改时“挤进来的”，其法理逻辑与专利法固有体系产生了龃龉，导致这类案件的审理规则企图“左右逢源”而难以与专利法体系形成自洽。顺便指出，在专利法体系中，保护在先权利原则主要是以新颖性条款来体现，即授予专利权的外观设计不属于现有设计。而不是所有类型的在先权利都得在专利法体系中体现。如本文上面分析所指出的，判断权利冲突的事实基础是在先权利的客体与外观设计专利权客体。因此，本案中，合议组将在先的图案商标与涉案专利中的局部图案相比，就偏离了客观事实本身，故谓本案不存在所谓“权利冲突”。遗憾的是，专利权人并没有看到这个问题的实质，而是与对手“共舞”，与对手纠缠“区别特征”问题。本文认为，专利权人的正确做法是，应主动提出对专利文件的修改，将专利文件图片中的出现的图案删除，从而使请求人的无效理由成为无的放矢，从根本上躲过专利法第23条第3款的无效理由攻击。这样的修改方式，首先满足专利法第33条“对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围”的规定，涉案专利请求保护的是一种汽车，其局部位置上出现的图案对保护范围也不是什么“必要的设计特征”，不会导致保护范围的扩大；其次，既然发明或实用新型专利在专利无效程序中可以主动修改，那么，作为同在专利法屋檐下的外观设计专利不允许修改就没有道理；再次，涉案专利出现图案的位置属于很小的局部，既然局部外观设计都可以成为外观设计的保护客体，那么对于位于整体上的局部上的图案，更加可以修改。更重要的是，涉案专利的“汽车”，其设计理念先进，线条明朗，造型别致，属于设计领域的匠心之作，仅仅因为上面的小小图案就将其彻底无效，以至于任何人都可以不经雷诺公司许可随意实施该外观设计，这样的结果是为了瓦全“宁可玉碎”，全然不符合“环保”理念，也有悖于专利法鼓励创新的立法目的。本文提出审理专利法第23条第3款下的权利冲突纠纷，应注意在先权利与在后专利的客体可比性，即应以外观设计专利请求保护的产品整体作为基础，与在先权利进行比对，当两者客体不可比时，不得人为“剪裁”事实。本文还提出了在当前情况下，专利权人有权通过修改专利文件来抵御无效请求人的攻击。因此，外观设计专利在无效程序中仍有以“部分无效”的结案方式来避免出现不公平的结果。本案引发的问题从根本上是专利法第23条第3款这个“野蛮人”无理闯入专利法体系，造成该条款与专利法体系的龃龉，事实上，该条款已经对专利法造成不必要的冲击，在未加入该条款之前，专利法中的无效理由，都是绝对理由，而在该条款纳入专利法成为新的无效理由之后，便出现了唯一的“相对理由”，即只有在先权利人或者利害关系人才有权以该条款提出无效请求。这就突破了专利法第45条关于提出无效请求的主体是“任何单位或者个人”的规定。因此，为从根本上杜绝这些问题，应考虑在下一次修改专利法时，将该条款删除。有关权利冲突纠纷，可藉由民事程序及行政执法程序获得救济。例如本案，专利权的性质是一种排他权，权利人并不必然“实施其专利”[10]，若出现其实施专利的情况，则本案请求人可以提出商标侵权诉讼，制止其未经许可使用请求人的商标，而不是出现本案的涉案专利的后果。毕竟，如果有人未经许可实施涉案的外观设计专利，本案专利权人仍有权提出专利侵权诉讼而得到切实的专利保护。对于以著作权为在先权利的情况，在先权利人可以主张专利权属或者不正当竞争纠纷获得救济。总而言之，业内应该对专利法第23条第3款给专利法体系带来的不和谐与冲击保持清醒认识，力争从根本上解决问题。【1】该案为国家知识产权局于2023年4月发布的2022年十大典型案例之七。【2】最高人民法院早在1993年就下发了(93)经他字第20号《关于在专利侵权诉讼中当事人均拥有专利权应如何处理问题的批复》，确定保护在先申请并取得的专利权。1998年最高人民法院《关于全国部分法院知识产权审判工作座谈会纪要》中也明确：“人民法院应当按照民法通则规定诚实信用原则和保护公民、法人合法的民事权益原则，依法保护在先授予的权利人或者在先使用人享有继续使用的合法民事权益。”【3】国家工商行政管理局于1995年12月7日发布了《关于处理商标专用权与外观设计专利权权利冲突问题的意见》：一、商标专用权和外观设计专利权是重要的知识产权，分别受《商标法》和《专利法》的保护。这些权利的取得，应当遵守《民法通则》中的诚实信用原则，不得侵害他人的在先权利。二、对于以外观设计专利权对抗他人商标专用权的，若该商标的初步审定公告日期先于该外观设计申请日期，在该外观设计专利被撤销或者宣布无效之前，工商行政管理机关可以依照《商标法》，及时对商标侵权案件进行处理。【4】该协议第16条：注册商标所有人应享有专有权以制止任何第三方未经许可而在贸易活动中使用与注册商标相同或近似的标记而造成混淆的行为，如果将相同标记用于相同的商品或服务，即推定为存在混淆的可能。上述权利不得损害任何己有的在先权，也不得影响成员依使用而授予权利的可能。该协议第26条2：.成员方可以对工业设计的保护规定有限的例外，条件是这种例外没有无理地与对受保护工业设计的正常利用相冲突，且没有无理损害受保护设计所有者的合法利益，同时考虑到第三方的合法利益。该协议第30条 授予权利的例外
成员方可对专利授予的独占权规定有限的例外，条件是该例外规定没有无理地与专利的正常利用相冲突，也未损害专利所有者的合法利益，同时考虑到第三者的合法利益。以上译文摘自：http://www./sipo/flfg/zscq/gjty/200703/t20070329_148066.htm【5】2001年修改的《著作权法》，并没有增加“保护在先权利”的相应规定。这是因为，著作权的性质是作品完成时“自动产生”，无须经有关部门批准，不存在请求宣告著作权无效的说法。【7】对于在先取得的专利权而言，原本就属于专利法固有体系中的“现有设计”，没有必要再将其当作在先权利。【8】商标还可能包括味觉商标和音乐商标，这些不常见的类型与本案讨论的主题无关。【9】红底高跟鞋是Christian Louboutin的招牌，Louboutin鞋外底部使用红色，鞋身及其他部分使用红色以外的颜色，形成鲜明对比，让人耳目一新。2008年红底高跟鞋商标在美国专利商标局年获准注册，商标中注明“红色是该商标的特征，位于鞋外底”，并附有图解。【10】作为静态的体现专利权的专利文件，其本身不会与其他任何民事权利发生冲突，只有出现“实施其专利”的动态行为，才可能与其他权利发生冲突。作者：魏征 编辑：Sharon
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