【原】魏征 | 主动分案申请的法律性质与作用——以灵创公司主动分案申请为例

目次

    

一、案例梗概：灵创公司主动分案申请遭到“驳回”

二、分案申请的概念、性质及分类

（一）关于分案申请的概念

（二）关于分案申请的性质

（三）关于分案申请的分类

三、对主动分案的两种截然不同态度的讨论

（一）关于“封杀”主动分案申请的分析

（二）主动分案的作用

四、结论暨建议

摘要

    以国家知识产权局的实务观点，专利法意义上的“分案申请”仅限于应审查员要求的分案，即“被动分案”；因此，将申请人主动提出的分案申请视为“异端”而遭到封杀。本文以灵创公司主动分案申请为例，论述了主动分案的法律性质是申请人的权利与自由，主动分案申请对于强化权利要求书的布局意识和促进高价值专利的培育具有重要意义。

    本文具体分析论证专利法实施细则关于分案申请的规定是对主动分案的法律支撑条款，而不是封杀主动分案申请的法律依据。国家知识产权局与法院对该条款的理解属于适用法律错误，本文建议在审查指南层面应明确对主动分案申请予以支持与理解。

一

案例梗概：灵创公司主动分案申请遭到“驳回”

实务中，国知局采取严厉拒绝主动分案申请的审查政策。请看下面的案例。

2022年3月23日，深圳灵创智能有限公司向国家知识产权局提交名称为“具有自动起合治具的精雕机”的实用新型专利申请（以下称“母案”），申请号为202220239871.9。该申请于2022年9月20日被授权实用新型专利权（母案）。有意思的是，就在母案申请的当天，灵创公司以母案申请为基础，又提出了名称为“治具取放装置及治具取放机械手”的分案申请，该申请被国家知识产权局正式受理，其申请号为202220642065.6。对于一个取得申请号、申请日的正式申请，国知局应按照实用新型的初步审查程序进行审查，审查的结果一般是“批准授权”，或者是“驳回申请”。即便是驳回，也应在细则规定的“驳回工具库”中找出相应的“驳回工具”。但十分诡异的是，在该申请之后近四个月的2022年7月12日，国知局才以“该分案申请的原申请不存在单一性缺陷”为由，直接发出“分案申请视为未提出通知书”。

母案申请请求保护的是“具有自动起合治具的精雕机”，而分案申请请求保护的是“治具取放装置及治具取放机械手”，“原申请”是否存在单一性缺陷，属于实体审查的范围，但审查员在通知书中只是断言而没有分析说理，这令申请人无所适从。

一气之下，灵创公司只好向法院“讨说法”。北京知识产权法院受理后，于2023年4月20日开庭审理，并于202 3年6月20日作出（2023）京73行初731号行政判决，驳回了灵创公司的诉讼请求。

国知局以“分案申请视为未提出通知书”为名，变相地行对该主动分案申请作出实体处分之实，其法律依据所在，主动分案的法律性质为何，国知局对主动申请为啥持拒绝态度，这些疑问正是本文下面要展开讨论并试图回答的问题。

二

分案申请的概念、性质及分类

（一）关于分案申请的概念   

《专利法》第三十一条第一款规定：

“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。”

根据专利法的该条规定，当两项以上的发明或者实用新型可以归属于“一个总的发明构思”时，即被认为符合“单一性”，可以在一件专利申请提出。因此，满足“单一性”要件的两项以上的发明或者实用新型，可以“合在一起”作为一件专利申请。此即“合案申请”的概念。反之，如申请人将不满足“单一性”要件的两项以上的发明或者实用新型也放进“一个蓝子”里面而作为一件专利申请时，我国专利法和实施细则的条文中并没有直接反对的规定，而是依据《专利审查指南》第二部分第六章的相关内容，要求申请人进行“分案”处理，该章的名称即为“单一性和分案申请”。由此产生了“分案申请”概念。

（二）关于分案申请的性质   

分案申请是从既有专利申请中分出来的新申请。既有申请被称为“母案”，所分出来的分案申请也称为“子案”。由于母案与子案之间具有天然的“血缘关系”，子案享有母案申请日利益；即分案申请以母案申请日为其申请日，若母案享有优先权，则分案申请也同样享有优先权。因此，分案申请不丧失申请日利益，也正是专利法“先申请原则”的本意。

根据“鼓励发明创造”的专利法宗旨，任何单位或个人，包括中国人或中国企业、外国人或外国企业，均都有“申请专利的权利”；当然也有“不申请专利的权利”；当然，还有“何时申请”以及申请“什么”的权利。分案申请，就是权利人在行使“申请什么”及“何时申请”的权利。因此，分案申请是权利人的“申请专利的权利”的具体体现。既然是一种权利，任何人都无权剥夺，除非法律有特别规定。

（三）关于分案申请的分类   

分案申请可以分为“被动分案”与“主动分案”两类。

所谓“被动分案”，是指专利审查机关针对一件不满足“单一性”要件的两项以上的发明或者实用新型的专利申请要求申请人进行分案的情形^[1]。申请人需要及时应对，“期满未答复的，该申请视为撤回”。

所谓“主动分案”，是指申请人自己主动而不是应申请人要求提出的分案请求。对于灵创公司提出的“主动分案”，专利审查机关在“分案申请视为未提出通知书”中认为“该分案申请的原申请”（即母案）不存在单一性缺陷，貌似以《专利法实施细则（2010）》第四十二条第一款为法律依据。那么，该条款是否可以作为拒绝分案申请的法律依据呢，还需要仔细分析其内涵。

现行《专利法实施细则（2023）》第四十八条第一款^[2]规定：“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第六十条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。”该规定明确规定申请人提出主动分案的“时间要件”是“在本细则第六十条第一款规定的期限届满前”，其中的“可以”，即表明是依“申请人意愿”，即只要其想要提出分案申请，就可以申请，但得满足时间要件的规定。总之，只要原申请案申请尚处在“未结（pending）”^[3]状态，申请人随时可以提出分案申请，根本不需要考虑原申请中多项发明或者实用新型是否满足“属于一个总的发明构思”。因此，基于对上述细则第四十八条第一款规定的系统解释，该规定非但不是专利审查机关“拒绝”主动分案的法律依据，反而为申请人主动分案提供了法律支撑。

三

对主动分案的两种截然不同态度的讨论

（一）关于“封杀”主动分案申请的分析  

国知局之所以对主动分案采取“封杀”态度，其主要原因在于，其严重误解《专利法实施细则（2023）》的本意。该条规定本身是将主动分案视为申请人“申请专利的权利”，或者说，是母案的“专利申请权”的延伸。国知局作为专利审查行政机关，“法无授权不可为”是其依法行政的要义。而专利申请行为是“任何单位或者个人”依法享有的民事权利^[4]，即“法无禁止即可为”，故主动分案申请是当事人享有民事权利的具体体现，行政机关不得剥夺。

从程序正当角度看，国知局已经对灵创公司提出的“治具取放装置及治具取放机械手”实用新型专利申请给予申请号、申请日，即表明该申请已经是专利法意义上的正式专利申请，其“提出申请”的阶段已经成为完成，此时国知局再以该申请“视为未提出”，一是与基本事实不符，既然主动分案申请已经获得国知局的正式受理，客观上就取得了正式“户口”，却又反悔说“视为未提出”，出尔反尔；就好比医院给一个初生婴儿发出“出生医学证明”，家长已经给小孩报上了户口，就不能再说“视为未出生”。二是适用的规范对象错误，“视为未提出”主要使之程序上的瑕疵，例如，未及时缴纳申请费，或者母案申请的信息填写错误。而在灵创公司案中不存在这些瑕疵。故以一纸“分案申请视为未提出通知书”来否定正式的专利申请，连起码的程序规范都不符，故无论如何，于法于情于理都说不通。

国知局不认可此类主动分案申请的原因还有另外一种可能，就是其不能以“同理心”来理解申请人为啥对主动分案如此追捧，或者说，“高居庙堂”之上的国知局，却不能从专利制度“公开换保护”的基本原理来体味主动分案申请的作用；那么，主动申请纠正有什么好处，灵创公司为何要以“一己之力”进行“秋菊打官司”式的维权，本文借此机会普及一下。

（二）主动分案的作用  

分案申请有如下几个方面的“妙用”。

1. 重新进行专利布局

我国的发明专利审查程序中，对专利申请（特别是权利要求）的修改有“时机”的限制。比如，出于撰写技巧不足，或者是对市场研判不准，或者是考虑到权利要求的附加费是一笔不大不小的开支，申请人可能没有将说明书中“已经公开”的某些方案纳入到权利要求书中，一旦认识到这些内容弥足珍贵的时候，往往又错过了主动修改的时机^[5]。审查指南之所以限制修改时机，其背后的道理是基于审查效率优先的考虑；如果申请人可以随时修改其权利要求，那么，可能导致审查员之前的检索与审查工作可能会“化为乌有”，必须针对新的权利要求再进行检索与审查，这无疑增大了审查员的工作负荷。所以，从维护审查程序顺畅性出发，对修改时机进行限制似乎无可厚非。但如此限制，的确造成申请人难以对上述缺陷进行及时有效的补救。此时，无论原申请是否存在单一性缺陷，申请人都通过分案方式，另行提出一件“新”申请，将这些原本没有写入权利要求中的方案以新申请的形式“唤醒”，既符合先申请原则，也没有侵占公众利益，反而有助于减轻原申请审查员的工作负荷，实在找不出反对的理由。

例如，在著名的“电动绿篱机案”中，发明人提出一种新颖性“二合一”刀具，既可以平剪又能圆剪，但偏偏请求保护“电动绿篱机”，却没有将“二合一”刀具作为一项独立权利要求写入权利要求书，如果权利人能及早认识到这个撰写瑕疵，就在发明专利被授权之前，通过主动分案方式提出一件请求保护“二合一刀具”的新申请，以实际行动践行“公开换保护”，便完全可以避免上述维权失败的悲剧。

灵创公司的原申请中，其请求保护的是系统级的“精雕机”（见原申请图1），其包括“治具取放装置”（见原申请图4）和“治具取放机械手” （见原申请图3）两个方案，可以看出，“精雕机”与两者的关系是，由“治具取放装置”构成“治具取放机械手”，再进一步构成“精雕机”。

但在原申请权利要求书中，只是提出保护 “精雕机”，而缺少对构成“精雕机”的“治具取放装置”、“治具取放机械手”的独立权利要求，出现了说明书中“公开”的方案没有换得相应的“保护”，故申请人可以通过主动分案申请加以弥补。该案中灵创公司提出分案的做法，体现出其具有强烈的专利布局意识，值得称赞。当然，除了分案申请，还可能存在其他的补救手段^[6]，但采用何种补救方式出，完全是灵创公司的权利或自由。

2. 让原申请中“能够获得授权的部分”尽早授权

在发明专利的实质审查中，审查员对于申请中的有些方案（权利要求），可能持有不同意见，而对其余的权利要求，并没有表示直接反对。在美国的专利审查实务中，审查员比较愿意主动说出自己的态度，例如，审查员可以直接表示权利要求1、5、6可接受（allowed），但对其他权利要求，表示反对（reject）或有不同看法（object）。此时，申请人为了让“能够获得授权的部分”尽早授权，可以通过分案，将审查员不接受的方案先从申请中“搬走”，以求审查员尽快核准那些被审查员认可的部分。而对于“搬走”的部分，“手心手背都是肉”，就会对该部分的内容通过分案方式“卷土重来”，使这个原本被“搬走”的部分重新进入审查程序轨道中，从而赢得时间继续与审查员周旋，实务中，这部分的方案仍有“复活”的可能。

有些聪明的申请人会针对市场推广的时机，分阶段地“释放”出分案申请，以准确跟踪市场热点，以手机为例，在功能性手机普及后，可以分阶段分出带有照相功能的手机、智能手机、平板电脑等等。在美国的专利实务中，还允许申请人将新改进的内容（new matter）与母案中的内容合起来提出分案申请，美其名曰“部分继续案（CIP）”，此时，对于“新改进的内容”的内容，由于其与母案申请没有相同的“基因”，并不能享有母案的申请日或者优先权日。

3. 分案申请可作为程序失误的补救手段

分案申请可作为重新获得修改权利要求的补救手段。我国专利法中规定了申请人对权利要求书可以“主动修改”。通过主动修改，可以重新布局权利要求书的保护体系。但专利法中对“主动修改”的时机有着严格的限制要求，例如，发明专利申请的主动修改时机在提出实质审查的同时。此后，“申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。”就只能针对与审查意见有关的内容作出修改，此即被动修改。

当错过主动修改时机后，申请人可以利用分案申请重新获得主动修改的机会，毕竟在专利授权或者被驳回之前，“分案申请”的大门“洞开”。但是，由于分案申请是一个新申请，申请人需要额外负担分案专利的申请费。相对于借助主动修改使权利要求书重新布局的好处，这点申请费的代价并不高。

作为补救手段，通过分案申请还可以获得新的延伸至香港效力的程序利益。虽然祖国大陆与香港同属一个中国，但由于香港实行“一国两制”的原因，在中国大陆申请的专利，其效力并不当然延及到香港。如果申请人希望将其在中国申请的专利效力及于香港，就需要在发明专利公布之日起6个月内向香港知识产权署办理相关登记手续，过时不候。出于各种可能的原因，某些申请人没有在规定期限内办理中国专利申请效力延及香港的手续，但如果从市场需求上考量还是有必要延及香港的话，则申请人可以利用分案制度，重新提出一个申请（可以原封不动“照搬”原申请），从而获得新的办理延伸至香港效力的机会。

4. 调节审查政策变化与市场需求的配合步伐

某些前沿领域的专利申请，可能市场需求暂时还不够明朗，或者当时的审查政策导向在对该技术的理解上还存在着不确定性，此时，通过提出分案，可以延长该申请的“蛰伏期”，等待条件成熟再乘风破浪。典型的政策调整的例子是，2017年4月1日起，新版《专利审查指南》新增了一段有关商业模式的修改，内容如下：“【例如】涉及商业模式的权利要求，如果既包含商业规则和方法的内容，又包含技术特征，则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。”国家知识产权局还通过《<专利审查指南>修改解读（上）》作出修改说明：“目前，信息、通讯、网络等新技术发展给经济社会带来了深刻变革,从而引发了创新模式的改变——从传统的以技术发展为导向的科技创新活动转向以用户体验为中心、以共同创新、开放创新为特点的用户参与的创新模式，经济增长从技术创新和商业模式创新两个维度获得动力，我国创新主体对于涉及商业模式创新的保护存在比较强烈的需求。”在审查指南修改后，之前关于的商业模式专利审查的一些限制就被明令取消。

5. 节约成本的考虑

根据专利法的制度安排，如果申请人不服驳回决定，申请人还有走司法程序寻求救济的途径。但司法程序的时间成本和费用比较高，且从统计数据来看，“扭转乾坤”的几率很低。涌入法院系统“讨说法”的专利行政案大多数属于专利确权行政诉讼案，相比之下，专利授权行政诉讼案件不论是从绝对数量还是相对占比都很少，尚未引起法院足够的重视，特别是专利授权程序有其自身的特殊性，法官往往缺乏程序的亲历性，除非是明显违反法律程序的案例，翻案率更低。基于节约费用和避免时间延宕的考量，通过分案申请对权利要求进行适当修改后重新排队进入审查轨道，其获得重生的概率，远高于司法程序的“翻案率”。这也是目前申请人普遍采用的做法。特别是国外的创新主体，他们对分案申请制度的运用得心应手，或重新布局，或失误补救，或节约成本。

四

结论暨建议

我国《宪法》第四十七条规定：“中华人民共和国公民有进行科学研究、文学艺术创作和其他文化活动的自由。” 专利法也把鼓励发明创造性作为其宗旨。根据专利法“公开换保护”的基本原理，主动分案是基于公开内容换取保护的基本手段，可以有效地进行专利保护布局。同时，主动分案也有助于挽救撰写失误。依法行政是专利审查机关奉行的基本准则，且专利法实施细则第四十八条的规定已然为主动分案提供了法律保障。因此，申请人对专利申请进行主动分案，是其应该享有的民事权利，属于“申请专利的权利”的范畴，也是基于母案申请的“专利申请权”的延伸。

国家知识产权局对主动分案申请的“封杀”，既没有法律依据，又不符合专利法的宗旨。而且，还违反了中外申请人“平等保护”的原则，对于外国申请人在外国提出的分案申请进入中国后，国知局无权审查该外国分案申请的单一性问题，故这类分案申请可以“大摇大摆”地进入中国，实质上享有了分案申请的种种好处，而我国申请人却被国知局“束缚手脚”，明显厚此薄彼，值得业内深思。

俗话说：“专利法有国界，而专利法原理无国界”。国知局对主动分案申请的封杀，仅仅是一种“中国特色”，国际上通行的做法格格不入。本文诚挚地建议，国知局切实履行依法行政职责，在审查指南层面明确指明主动分案的法律性质，鼓励申请人积极运用主动分案进行专利布局，积极促进撰写质量的提高，使之成为国知局一直倡导的培育高价值专利的一个积极信号，避免像“电动绿篱机案”之类的悲剧重演。

本文也希望人民法院更深刻理解专利法基本原理和相关规定，在维护专利行政机关依法行政的同时，发挥法官具备的法律解释逻辑的强大优势进行独立思考，勇于制止行政机关的越权行为，营造鼓励创新的社会风气和“对申请人友好”的氛围；还希望涌现出更多像灵创公司一样的申请人，敢于大胆维护其自身的合法权益，敢于对剥夺其专利申请权的行为说“不”，让专利法的阳光照进创新主体的心间。

本文也不无遗憾地指出，即便灵创公司的维权行为最终能够被人民法院支持，漫长的诉讼周期无形中销蚀掉专利权的期限，“杀敌一千自损八百”而得不偿失。因此，更有必要在专利制度中完善专利权期限的“中断”机制，将此类不必要的诉讼时间从专利权期限中扣除^[7]，这方面，可以参照美国的专利权期限补偿的机制，确保申请人的利益免于维权造成的专利权期限损失。

注释（上下滑动阅览）

【1】审查部门以发出“分案通知书”的形式告知申请人进行分案，通常是将其中一项或多项的发明或实用新型从权利要求书中删除，此举即为“修改”。当然，申请人也可以进行争辩，说明其具有单一性的理由。

【2】该分案申请提出时，适用《专利法实施细则（2010）》第四十二条，在《专利法实施细则（2023）》中，该条改为第四十八条。

【3】即在办理专利授权登记手续之前都“可以”进行主动分案。该规定后半部分的但书规定“专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。”

【4】见《民法典》第123条的规定。

【5】《专利法实施细则（2023）》第五十七条第二款规定：“实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内，可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。”根据该规定，灵创公司可以利用主动修改机会对权利要求书进行重新布局，并非只有提出分案这一“通往华山一条路”。

【6】例如，在原申请的申请日的两个月内，提出主动修改，将“治具取放装置”、“治具取放机械手”方案分别写成独立权利要求；或者，利用本国优先权制度，提出新申请，但该本国优先权制度将“原申请”视为撤回，也是一个颇具争议的问题。

【7】《专利法（2020）》第四十二条第2款规定：“自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，国务院专利行政部门应专利权人的请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由申请人引起的不合理延迟除外。”该规定只适用于发明专利申请，但对于灵创公司案中的实用新型专利，即便是法院纠正了国知局的错误做法，也难以挽回因诉讼所耽误的期限空耗。

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作者：魏征

编辑：Sharon

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