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本文作者陈惠珍，全国审判业务专家、上海三中院（知产法院）原专委、二级高级法官。 商标正当使用，又称商标合理使用，指他人未经商标权人许可，可以正当地使用权利人的商标，而不必支付使用费。广义的商标正当使用包括商业性正当使用和非商业性正当使用，狭义的商标正当使用，仅指商业性正当使用。商业性正当使用分为两种：描述性正当使用和指示性正当使用。描述性使用是指对注册商标在一般描述意义上的使用，也就是在商标词汇的本来意义上的使用，以说明产地、名称，商品的质量、成分、功能等。指示性使用是为了说明商品与注册商标之间的某种联系而使用商标，但并不表示商品或服务的来源，而是为了说明提供的商品或者服务与商标之间的关系。非商业性正当使用指正常评论、报道、研究中对商标的使用和讽刺性模仿中的合理使用、字典中的使用等，这些行为很难为使用者带来经济利益，一般也不会对商标权利人造成损害。当然，如果使用者使用商标的行为对商标带来了混淆、淡化等不良影响，这些使用行为也有可能构成侵权。商标正当使用抗辩指被控侵权人针对商标侵权的指控而作的描述性正当使用和指示性正当使用的抗辩。这两种情况下，只要有使用的必要，并以正当的方式，在合理的范围内、善意地使用了他人的注册商标，不导致相关公众混淆、误认的，不构成侵害商标权。但由于正当、合理、必要、善意等的含义、边界都较为模糊，商标正当使用抗辩的审查认定也就成了商标侵权诉讼实务中的难题之一。需要说明的是，描述性正当使用其实只是对被注册为商标的词汇、图形在其本来意义上的使用，并不是对商标的使用，而指示性正当使用中使用的确实是商标。所以近年来有观点认为，商标权人将本来含有其他含义的词语或者图案注册为商标后，无权垄断对于所拥有的商标“第一含义”的使用，无权禁止他人将其商标用作描述用途的使用，亦即所谓的商标描述性正当使用不属于商标权利人的排他权规制的范围。所以，有的学者将上述所称的商标描述性正当使用称为叙述性词汇的正当使用和功能性形状的正当使用。不管如何界定和称呼，这一抗辩，都会涉及是否正当、合理以及是否侵权的判断。本文所称的商标描述性正当使用抗辩指的就是被诉侵权人针对侵权指控所作商标词汇、形状等第一含义使用的抗辩。综观知识产权专业审判30年来的情况，最初的侵害商标权纠纷中，侵权行为可以说大多是“简单、粗暴、直接”的假冒和仿冒，构成侵权的判断无需过多犹豫即可做出。随着知识产权保护的不断加强，经济活动活跃度增大，经营者意识到需要趋利避害，商标侵权判断的难度开始增强。笔者曾经长期工作的浦东法院是全国第一家成立知产庭的基层法院，记得最早出现涉及商标正当使用判断的案件是在2005年。被告生产的汽车滤清器上标注了“For Volvo”，而无其他任何明确的产品来源信息。在被诉商标侵权后，被告抗辩称是为了说明该滤清器适用于VOLVO某型号的汽车。在审理此案过程中，发现关于商标正当使用问题，当时并无相关案例可做参考。此时，上海二中院有一件涉及在来自浙江金华的火腿商品上使用“金华火腿”原产地域产品名称是否侵犯“金华火腿”注册商标的案件正在审理中；还查到一条关于手机电池标贴上使用“For Nokia”的案件判决不构成侵权的简单消息，但因无更详细信息，难作参考。经查阅相关参考资料，根据案件的实际情况，我们最后判决本案中的指示性正当使用抗辩不成立，被告行为构成侵权。此后，又受理了类似的“For Caterpillar”等案件。2006年，出现了“大富翁”案件，浦东法院认定被告关于“大富翁”是一类游戏的名称、“盛大富翁”是盛大公司开发运营的一种“大富翁”类游戏的抗辩成立，被告使用“盛大富翁”的行为不构成侵权，判决驳回原告诉请。此案后来入选最高法院公报。全国范围内，2009年，山东高院判决了一件认定“鲁锦”为通用名称的描述性正当使用的案件，此后陆续出现了一些其他涉及描述性使用、指示性使用的案件，如“无懈可击”案、“洁水”案、“台北50岚关联企业”案、“拍客”案、“85°c”案等。近几年，由于前期抢注商标、商标注册量大而质量不同步，以及商业性、大规模商标维权因素叠加，在商标侵权诉讼领域，尤其是2021年“逍遥镇”“潼关肉夹馍”商标批量维权事件后，各地涉及商标正当使用的案件出现较多，如“青花椒”案、“阳山水蜜桃”案、“全波段”案、“伤心凉粉”案、“咬咬乐”案等。描述性使用抗辩纠纷的特点：一是涉案商标多为文字商标或文图组合商标，单纯的图形商标和立体商标基本上未见。二是较为常见的是以正当使用通用名称抗辩，有的词汇在商标注册前就已经是通用名称，如“鲁锦”“大富翁”“伤心凉粉”，有的商标则是注册后逐渐通用化，如“拍客”“咬咬乐”等案件。三是以商品质量、功能等意义上正当使用作为抗辩的，此类涉案商标往往显著性较弱，如“85°c”商标，该标识的字面含义就是表示温度，其字形设计也并无多大的显著性；“无懈可击”本来就是一个固定成语，表示没有弱点可被击破之意，对抗他人洗发水广告中 “无屑可击”的广告语，显得力有不逮；“青花椒”商标，虽然，二审判决认定，将它注册于43类服务上具有一定显著性，但它本来就是一味调味料的名称。四是涉及地理标志商标的纠纷，主要因非地理标志集体商标组织成员在涉案商品或服务中使用了地名引起，如“阳山水蜜桃”“舟山带鱼”“盱眙龙虾”等案件，但涉及的商品存在较大可能是来自于特定区域，相关事实需要在审理中认真审查。指示性使用抗辩相对描述性使用抗辩为少，从已出现的案件情况看，类型也较为特殊，如汽车、大型机械的零部件上使用相关商标的“For Volvo”“For Caterpillar”等案件，非特许经销商销售品牌商品使用相关商标宣传或作店招的“OUTLET GUCCI”“FENDI”案，涉及说明特定商品与商标之间关系变化的“洁水”案等。商标正当使用制度在不少国家的商标法中有规定，只不过美国对这项制度的规定比较典型，能接触到的相关的案例也比较丰富。美国最早是在1946年的《Lanham法令》第33条（b）（4）规定了法定正当使用制度，即描述性正当使用，它的构成要件是善意、合理、描述性。上世纪九十年代后，在司法实践中又逐渐创设了商标指示性正当使用制度，以作为其法定合理使用制度的补充。当时出现了好几件有代表性的案例，法院运用指示性正当使用的原理进行了解释和判决，并在指示性正当使用的认定标准、举证责任等方面作了不断的补充和发展。综观这些案例，指示性正当使用的构成要件是必要、合理、不暗示关联关系。我国在2001年商标法修订前，并无商标正当使用方面的明确规定，在国家工商局的规章性文件和批复中，有一些涉及商标正当使用方面的内容，如涉及地名商标中的地名是否可以作为产地名称使用，汽车维修机构是否可以用汽车商标作为营业店铺招牌，以及中药成分名称作为商品成分描述使用时的定性等。总体而言，这个阶段，行政执法、司法实践中的商标侵权案件，涉及的侵权行为相对比较简单直接，需要用正当使用去规制的情况较少。2002年，《商标法实施条例》颁布，第一次出现了商标正当使用方面的条文性规定，即该条例第49条。2013年，商标法修订时，将这条内容纳入了商标法，即第59条，同时在该条第二款增加了对三维标志形状的功能性正当使用的规定。这也就是现行《商标法》第59条第一、二款：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”结合商标正当使用制度的基本原理以及现有的法律规定，就个人的司法实践而言，把握商标正当使用的判断规则可归结为以下几个方面：一是主观状态方面，描述性使用的描述应当是有事实基础的，因而是善意的。对此可以审查有无描述性使用的事实基础。如涉案商标是否构成通用名称、有无描述功能质量等特点的依据、有无使用地名的依据等。通用名称有法定和约定俗成两类。根据最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条，对通用名称的认定人民法院应遵循以下基本准则：依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典等列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，人民法院可以认定为通用名称。如“大富翁”案中，被告提供37份证据，证明“大富翁”是一款世界范围内广受欢迎的棋牌类游戏，与英文“Monopoly” 相对应并共同指向一种“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”，且被延伸扩展使用于后来诞生的PC版、网络版、手机版游戏上。原告自己也将它作为这类游戏的名称使用。国内英汉字典查monopoly，译义之一就是“大富翁（棋类游戏，游戏者以玩具钞票买卖房地产）”。因此，法院认定“大富翁”已经成为指向一类游戏的通用名称。“全波段”案中，法院查明，诸多防晒产品的经营者、消费者、研发人员等广泛使用“全波段防晒”作为描述防晒产品功能的词汇已近20年，再结合原告自己使用“全波段”时，未注明注册商标符号，并用“全波段防晒”来描述防晒衣功能的举动，认定“全波段”是描述防晒功能的通用词汇。描述性使用的事实基础得以确立，行为人的使用才可能是善意的，也才有被判断为正当使用的可能。二是商标使用的客观需要上，指示性使用应当有使用商标做指示说明的必要，而并非为了攀附、混淆。如销售某品牌商品，在非特许经销情况下，可用一定方式指明其商品品牌，但用该品牌商标作店招并非必要。而若不使用他人商标说明相关情况，可能造成混淆时，则有必要使用他人商标。如“洁水”案中，原告开德阜公司是“洁水”注册商标权利人，2006年起成为德国阿垮瑟姆公司水管产品在华独家经销商，原告在经销期间使用“洁水”商标推销德国公司的“aquatherm”水管，且仅用于销售德国公司的产品。2013年双方终止合作，原告转而用“洁水”商标推广其他生产商的水管，德国公司则转而授权被告阔盛公司作为其在华新的独家代理经销商。被告开始宣传推广其代理经销的商品。在网络文章和宣传单上，使用“原德国洁水、现德国阔盛”“德国阔盛（原德国洁水）——不变的品质”等宣传语，同时还有“原代理商曾以德国'洁水’在华宣传推广，从7月1日起德国厂方正式启用中文商标'阔盛’用于中国市场推广”“原在华使用的中文标识'洁水’系原代理商所持有，现已和德国……公司及其产品无任何关系”等表述。原告就上述行为起诉指控被告构成商标侵权和虚假宣传。法院认为：被告在推广宣传中使用“洁水”商标是合理使用，宣传推广用语符合客观事实，相关公众施以一般注意阅读上述内容后，不会产生歧义和误解，故驳回原告诉请。二审法院在同意一审法院判决的的同时，更进一步认为，鉴于“洁水”商标已经与阿垮瑟姆公司产品建立稳定联系的事实，作为在后经销商的被告，有必要向消费者告知“洁水”商标当前所指向的产品已经发生变化的事实。三是使用方式上，用商标词汇进行描述的行为或者与商标关系的说明行为，应该是合理的、界限明显的。如“五谷丰登”案的使用相对于“盛大富翁”的使用方式，前者的当事人是专门设计、印制含有他人商标词汇的标贴，并实际张贴于室内机面板显著位置，相关公众一般会将此认知为商标而发生商品来源混淆；后者是在网站首页和游戏说明中多处明确说明“盛大富翁是盛大公司开发运营的一款大富翁类游戏”，也就清楚地指明了涉案游戏服务的来源。又如“OUTLET GUCCI”案中，被告在店招、收银台及店内多处使用“ GUCCI”标识，相关公众难以区分该店与品牌特许店的不同，因此会导致关联关系混淆。在判断商标使用行为是否合理时，行为人是否同时使用自己的商业标识，并非正当使用的构成要件。但其若不规范使用自己标识，或者突出使用权利人商标，却故意隐晦使用自己商标，可作为判断其使用是否合理的依据。如FOR VOLVO案，被告产品除了标有“FOR VOLVO”外，在产品及包装盒上没有任何其他产品生产者或提供者信息。虽然被告辩称，包装盒上有防伪标志，上面有委托生产商英文缩写字母。但经当庭辨认，防伪标志约一分硬币大小，呈银色反光状态，被告所称字母系白色，极不明显，极难辨认。虽然，作为零配件，有一定必要标明用于何种型号的整体商品故而用到相关商标，但被告标示真实提供者的方式过于隐晦，极不合理。所以，法院认定被告的正当使用抗辩不成立，构成侵权。四是客观结果方面，描述或说明不应使相关公众产生直接或间接的来源混淆。描述性正当使用应仅限于体现词汇描述的含义，不应让人感到有商品、服务来源的意思表示。如前述“五谷丰登”案，被告将专门设计、印制的含有他人商标词汇的标贴，黏贴于商品显著位置；而“85°c”案中，被告的牛奶盒上明显标示了“85度杀菌的巴氏鲜奶”“85°c巴氏杀菌乳”等与巴氏杀菌温度相关的文字。在前者情形下，相关公众会误认为商品显著位置的标识就是商标，会发生商品来源混淆，故法院认定被告方正当使用抗辩不成立。而后者情形，则是在告诉相关公众关于对牛奶巴氏杀菌的温度，与商品来源无关，因此，法院认定被告方正当使用抗辩成立。指示性正当使用应仅限于显示与商标的真实关系，不能导致相关公众混淆、误认为商品、服务的直接来源，或者暗示存在关联关系。如前述FOR VOLVO案，相关公众在没有发现真正的商品提供者信息而只看到FOR VOLVO时，很容易认为该商品就是VOLVO提供的，或者与VOLVO有关。而“洁水”案中，若被告在成为代理经销商后不做宣传说明，相关公众就不能真正了解“洁水”商标与相关商品的真实关系，既难以切割“洁水”商标与其原经销商品的关系，也难以建立“洁水”商标与其现经销商品的关系。上述诸方面互相交织、互为影响。主观上若是善意的描述，行为方式上一般也是合理的，体现在客观结果上，一般也不会超出描述的范围或者产生暗示关联关系等客观效果；而指示性使用的场合，即使有使用他人商标的必要性，若使用方式上不注意控制在合理范围内，也很容易产生暗示关联关系的效果。在具体审查中，需要审视全案、总体把握、综合判断。作者：陈惠珍 编辑：Sharon
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